En el ámbito empresarial, la marca es considerada un activo fundamental, ya que permiten establecer un valor diferencial en el mercado. Ante ello, muchas empresas optan por alquilar o vender su marca a fin de obtener una rentabilidad adicional y mejor posicionamiento en determinado territorio.
Básicamente, consiste en el uso de una marca por una persona distinta a su titular. La finalidad de este contrato es que un tercero pueda utilizar legalmente una marca que no es de su titularidad.
Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo del Estudio Fuentes, refirió que también se puede emplear para generar ingresos sin perder la titularidad de la marca. A través de un contrato de licencia de marca, el propietario puede permitir su uso a otra persona, natural o jurídica, a cambio de un pago, ya sea único o recurrente.
“El licenciamiento de una marca sirve para poder maximizar ingresos, rentabilizar y valorizar el negocio frente a los consumidores en alguna otra zona geográfica mediante un contrato de alquiler de la marca. De esta manera, un tercero puede utilizar el nombre de la marca, hacer uso y valor de la misma sobre el posicionamiento que ya existe”, explicó.
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¿Cuándo se licencia una marca?
Fernando Salhuana, asociado principal de Cuatrecasas, comentó que este procedimiento se utiliza con frecuencia y en diversos rubros de negocio. Este tipo de contrato puede responder a motivos comerciales como, por ejemplo, mayor difusión de la marca, el uso de la marca en un nuevo país y en un nuevo mercado, entre otros.
Uno de los casos más usuales se aplica cuando una empresa quiere expandirse a otra zona o país, para lo cual ofrece licenciar la marca a un tercero.
“Esto lo vemos mucho cuando un empresario quiere tener un negocio que ya viene funcionando con prosperidad y no quiere comenzar desde cero. Entonces, se basa en un modelo de negocio que ya existe, en donde debe cumplir con un estándar de calidad y funcionamiento previamente fijado por el licenciante”, sostuvo Bruno Rojas Marallano.
Tramitología para licenciar una marca
Fernando Salhuana destacó que la licencia de una marca debe constar por escrito. Las partes (el titular de la marca y el tercero interesado) deben firmar un contrato de licenciamiento de uso de marca, el cual, establece si el uso de la marca por el tercero es exclusivo o no, entre otros aspectos.
“Como tramite adicional y opcional, se puede optar por inscribir el contrato de licencia ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi”, mencionó.
Rojas Marallano precisó que el procedimiento se inicia con la redacción de un contrato privado en donde se fijan ciertas cláusulas entre las partes, así como los lineamientos de estándares de calidad para que se pueda brindar el servicio o venta el producto bajo la marca licenciada.
“Dicho documento debe contemplar elementos esenciales como i) identificación de las partes involucradas ii) determinación de la zona geográfica de aplicación, iii) definición de los productos o servicios cubiertos, iv) modalidad de pago (mensual, anual o único) y v) cláusula de exclusividad (o su ausencia)”, detalló.
Luego de ello, se legaliza el contrato para que tenga efectos frente a terceros e inscribirlo en la entidad del Indecopi de ser necesario según la legislación de cada país, añadió.
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Restricciones contractuales
Fernando Salhuana señaló que los restricciones aplicables al licenciatario en el uso de la marca son acordados en el contrato y también resultan aplicables las disposiciones generales para el uso de marcas previstas en la legislación.
“Entre los impedimento previstos en un contrato más comunes, encontramos los siguientes: (i) prohibición de registrar marcas similares que puedan confundir a los consumidores, (ii) la imposibilidad de alterar la denominación o el logo de la marca, (iii) la difusión de publicidad -que incluya la marca - fuera de los parámetros acordados, (iv) prohibición de sublicenciar la marca, entre otros”, manifestó.
Por su parte, Rojas Marallano manifestó que una vez firmado el contrato se entiende que las cláusulas han sido aceptadas por las partes. En estas cláusulas se puede definir el tiempo, la zona geografía donde se comercializará el producto o servicio, así como un manual de uso y lineamientos para mantener un estándar de calidad sobre la marca.
“Un claro ejemplo es el de Rústica, que funciona de la misma manera en diferentes lugares del Perú, pero donde los dueños no son los mismos, dado que funciona bajo un licenciamiento no exclusivo”, explicó.
En cuánto a la duración del contrato, dijo que “normalmente pueden durar un año como mínimo, luego de ello se analiza y se realizar un testeo de la calidad del producto o servicio obtenido para verificar si se renueva el contrato o no. Un contrato de licencia de marca puede ser por más años, pero nosotros recomendamos que sea por un año por temas tributarios”, finalizó.
Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de 6 años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.
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